Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte kürzlich Gelegenheit zur Klarstellung, dass das nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents erforderliche Rechtsschutzinteresse für eine Patentnichtigkeitsklage nur dann zu verneinen ist, wenn eine Inanspruchnahme aus dem Patent ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (Beschl. vom 13. Juli 2020, Az. X ZR 90/18 (BPatG), Bestätigung des Beschl. vom 14. Februar 1995, Az. X ZB 19/94 (BPatG) – Tafelförmige Elemente).
Der BGH stellt klar, dass das Bundespatentgericht in erster Instanz zwar zutreffend davon ausgegangen sei, dass eine Nichtigkeitsklage nach Ablauf des Patentschutzes nur insoweit zulässig sei, als der Kläger ein eigenes Rechtsschutzinteresse darlegt, welches sich – insoweit ebenfalls zutreffend – daraus ergeben kann, dass der Nichtigkeitskläger wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird oder dies droht. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts bestand jedoch die hinreichende konkrete Besorgnis, dass die Beklagten die Kläger oder andere Unternehmen wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch nehmen.
Hierzu führt der BGH aus, dass die Frage, ob ein eigenes Rechtsschutzinteresse vorliegt, nicht nach allzu strengen Maßstäben beurteilt werden darf. Soll eine Nichtigkeitsklage der vorbeugenden Abwehr von Ansprüchen dienen, ist nicht ausschlaggebend, ob diese bereits geltend gemacht oder auch nur angekündigt sind. Hinreichender Anlass, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, besteht vielmehr schon dann, wenn der Kläger Anlass zu der Besorgnis hat, er könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse darf nach dem BGH in solchen Fällen nur dann verneint werden, wenn eine solche Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (mit Verweis auf BGH a.a.O. – Tafelförmige Elemente)“.
Hiervon ausgehend hat der BGH ein Rechtsschutzinteresse beispielsweise für den Fall bejaht, dass der Patentinhaber eine bereits erhobene Verletzungsklage zurücknimmt, einen Verzicht auf eventuelle Ansprüche aus dem Streitpatent aber ablehnt. Eine damit vergleichbare Konstellation sei vorliegend aber nicht gegeben.
Die Erklärung der Beklagten nach Erlöschen des Streitpatents, die anhängigen Verletzungsklagen nicht auf weitere Patentansprüche zu stützen, enthielten keinen Klageverzicht im Sinne des § 306 ZPO.
Im Ergebnis ist daher sowohl bei bereits anhängigen als auch bei möglichen parallelen Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen zu prüfen, ob das Rechtsschutzbedürfnis für die Nichtigkeitsklage auch nach Ablauf des Patentschutzes besteht. Dieses dürfte im Ergebnis jedoch nur im Ausnahmefall entfallen.
