In einem Nichtigkeitsberufungsverfahren hat der Bundesgerichtshof am 23. Januar 2024 (Az. X ZR 161/23 – noch nicht veröffentlicht) auf Antrag der Berufungsbeklagten beschlossen, den Streitwert für beide Instanzen deutlich herabzusetzen und hierzu folgende Leitsätze formuliert:
a) Die während der möglichen Restlaufzeit eines Formulierungspatents zu erwartenden Umsätze der Patentinhaberin mit einem bestimmten Arzneimittel bilden keine geeignete Grundlage für die Festsetzung des Streitwerts eines Patentnichtigkeitsverfahrens, wenn dieses Arzneimittel von der Lehre des Streitpatents keinen Gebrauch macht.
b) Der Streitwert eines Verletzungsrechtsstreits bildet grundsätzlich auch dann einen maßgeblichen Anhaltspunkt für den Wert des mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents, wenn die Anträge im Verletzungsverfahren zurückgenommen worden sind.
Das Bundespatentgericht hatte zuvor den Streitwert in der ersten Instanz auf den maximal zulässigen Streitwert von 30 Millionen erhöht, obwohl nach übereinstimmendem Vortrag beider Parteien das betroffene Arzneimittel des Patentinhabers keinen Gebrauch von der Lehre des Streitpatents macht (Entscheidung vom 27. Juni 2023 – 3 Ni 13/22 (EP)).
Nach zutreffender Auffassung des Bundesgerichtshofs gibt es keine gesicherten Anhaltspunkte dafür, dass der Absatz des betreffenden Arzneimittels (mit dem Wirkstoff Fingolimod) durch die Nichtigerklärung des Streitpatents in einem für den Streitwert relevanten Umfang beeinträchtigt wird. Der Streitwert werde vielmehr maßgeblich durch die Möglichkeit bestimmt, den Vertrieb von Ausführungsformen zu unterbinden, die von der Lehre des Streitpatents Gebrauch machen. Dies spiegelt sich nach Ansicht des BGH im Streitwert des parallelen Verletzungsverfahrens wider, so dass kein Anlass besteht, von dem üblichen Zuschlag von 25% auf den (vorläufigen) Streitwert des Verletzungsverfahrens abzuweichen.
